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[IT알려줌 – 스타트업 꿀팁] 특허 침해 경고장을 받았을때, 7가지 대응 전략

 

정태균 변리사가 알려드리는 스타트업 지식재산 꿀팁! 이번 편에서는, 특허 침해 경고장을 받았을때 대응하기 위한 7가지 전략을 알려드립니다.

 

특허 침해 경고장을 받았을 때, 7가지 대응 전략  |  (유튜브 영상보기)

 

특허괴물이라는 표현을 많이 들어보셨을 겁니다. 특허괴물은 제조를 하지 않은 채 분쟁의 중심이 될 만한 특허를 확보하여 특허 침해가 의심되는 업체에게 경고장을 보낸 후 합의금을 받아 수익을 내는 업체로, 몇 년 전부터 산업계에서 이슈가 되어 오고 있습니다. 주로 대기업을 상대로 경고장을 보내고 특허소송을 제기하던 특허괴물이 최근 전세계적으로 중소기업뿐만 아니라 스타트업까지 특허 소송의 상대방이 되고 있습니다.

특허괴물에 의한 소송 외에도 엔비티와 앱디스코 간의 리워드 앱 관련분쟁 등 다양한 사업영역에서 특허분쟁이 일어나고 있습니다. 이처럼 사업진행 과정에서 특허분쟁의 전단계인 특허 경고장을 받으신 경우에 대응전략을 알려드리겠습니다.

 

(1) 겁먹지 말고 침착하자!

내용증명을 통해 보내는 경고장은 문서내용을 등본에 의해 증명하는 제도이므로, 법적인 효력은 없습니다. 따라서 겁먹지 말고 침착하게 대응하시면 됩니다. 상대방의 경고장에 대해 침묵하시거나 간략한 회신만 보내는 것이 좋습니다. 예를 들어, ‘침해주장 근거를 청구항과 대응시켜 구체적으로 제시하라’고 요청하거나, ‘검토하고 회신하겠다’ 정도의 회신을 보내는 것이 좋습니다.

 

(2) 상대방의 특허를 확인하고, 상대방을 살펴보자!

KIPRIS와 같은 선행문헌 검색사이트를 통해 상대방이 침해라고 주장하는 특허가 무엇에 대한 특허인지, 특징은 무엇인지 확인합니다. 또한, 상대방이 소송까지 진행할만한 업체인지를 확인합니다. 상대방에 대한 파악은 소송 준비 시 대응전략의 수준을 결정하는 중요한 요소가 될 수 있습니다. 특허내용이나 상대방을 직접 파악하기 어렵다면 유능한 변리사에게 자문을 구하는 것이 좋습니다.

 

(3) 침해가 아니라는 명확한 논리를 만들어두자!

특허 침해에 해당하기 위한 여러 침해요건 중 만족하지 않는 요건을 파악하여, 추후에 대응하기 위한 논리를 만들어 둡니다. 예를 들어, 변리사와 함께 면밀하게 상대방의 특허발명과 대표님의 기술을 비교하고, 구성요소의 차이를 파악하여 대응논리를 만들 수 있습니다.

 

(4) 상대방 특허의 무효 논리를 만들어두자!

무효심판을 통해 특허 무효가 되면 해당 특허는 처음부터 없었던 것으로 보게 되어, 무효심판은 침해 문제를 해결할 수 있는 방안이 됩니다. 따라서 변리사와 함께, 상대방 특허가 특허출원 전에 공개된 기술로부터 쉽게 도출될 수 있어 무효가 되어야 한다는 논리를 미리 준비합니다.

 

(5) 회피 설계 또는 특허양수 전략!

상대방 침해에 해당하며 무효화가 어려울 것으로 판단되면, 상대방 특허를 회피할 수 있는 방향으로 대표님 제품의 설계를 변경하거나, 상대방의 대상 특허를 매입하는 방안이 가능합니다. 파악된 상대방 정보를 바탕으로 특허 매입이 가능할 지 여부를 검토해볼 수 있습니다.

 

(6) 보유한 특허를 활용하여 협상하자!

상대방이 특허괴물이 아닌 일반업체라면, 대표님이 보유한 특허를 협상도구로 활용할 수도 있습니다. 상대방의 제품이나 서비스가 대표님의 특허를 침해한다면, 협상을 통해 낮은 실시료 또는 무상으로 실시권을 받을 수도 있습니다. 또한, 상대방이 침해하지 않더라도, 대표님의 특허발명이 상대방 특허발명을 이용한 더 진보된 발명이라면 유상의 실시권을 받을 수도 있습니다.

실시권 : 특허발명을 정당하게 실시할 수 있는 권리

실시료 : 특허발명을 실시하기 위해 특허권자에게 지불하여야 하는 비용

 

(7) 특허 컨설팅 사업으로 전략을 세우자!

분쟁예방을 위한 특허컨설팅 사업을 통해 미리 경쟁자들을 파악하고, 경쟁자가 보유한 특허에 대한 대응방안을 준비하여 미리 침해분쟁을 대비할 수 있습니다. 지식재산전략원, 지식재산보호협회 등의 지원을 받아 특허 컨설팅을 받을 수도 있습니다.

 

적절한 대응전략만 있으면, 더 이상 침해경고장에 겁 먹을 필요가 없습니다!

정태균 변리사 (BLT특허법률사무소)

글/ 알려줌 알려줌 ask@allyeozum.com

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